¿QUÉ ES EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCAS? /Elementos, Tipos, Características, Obligaciones, etc.

Para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, “A través del Contrato de Licencia de Uso de Marca el titular de la misma, ya sea que la marca se encuentre registrada o en trámite, puede conceder, mediante acuerdo de voluntades, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. Para una mayor seguridad jurídica, la licencia de uso debe inscribirse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros”. 

Un ejemplo claro de licencia de uso de marca se da al momento de otorgar una franquicia, en donde la empresa franquiciante otorgar al franquiciado el derecho a usar su marca comúnmente a cambio de una regalía 

El contrato de licencia (a veces llamada “franquicia”, aunque en realidad son dos términos distintos) es el contrato mediante el cual una empresa, llamada el “Principal” o “Licenciante”, otorga una serie de derechos a otra parte llamada el “Licenciatario”. Este contrato puede abarcar todos o solamente algunos de los siguientes asuntos: uso, fabricación, distribución, promoción, comercialización y venta de los productos de propiedad del Principal, en un territorio determinado por un plazo establecido, a cambio de un porcentaje de participación de los negocios logrados. 

Juan M. Farina menciona que en los usos del comercio internacional se la emplea como expresión abreviada de “contrato de licencia para el uso de patentes de invención, diseños, modelos de utilidad, etc.; en dicho contexto, “el contrato de licencia es aquel por el cual el titular de una patente de invención autoriza a la otra parte a usar o explotar industrialmente la invención y sin transferirle la titularidad”. 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha definido la licencia como “la autorización concedida por el autor u otro titular del derecho de autor (licenciante) al usuario de la obra (licenciatario) para usar ésta en una forma determinada y de conformidad con unas condiciones convenidas entre ambos en el contrato pertinente (acuerdo de licencia) y también como un contrato que autoriza al licenciatario a hacer algo que, en la ausencia de la licencia, normalmente constituiría una infracción a los derechos de propiedad intelectual del licenciante”. 

1.1 ¿QUE ELEMENTOS PRESENTA EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCAS? 

- Partes del contrato: Licenciante y Licenciatario

- Asignación de territorio o zona de comercio en el cual el licenciatario usufructuará la marca.

-  Exclusividad el licenciatario será el único que pueda realizar transacciones comerciales con la marca cedida en el territorio asignado y dentro del plazo establecido.

-  Apoyo logístico, el licenciante brindará el apoyo logístico para el mantenimiento de la identidad del producto licenciado.

-    El licenciante mantiene la titularidad de su marca.

-   Supervisión del licenciante para evaluar los términos pactados, para mantener el estándar de calidad e imagen de los productos.

-   El licenciatario no podrá inscribir la marca como titular.

-   Inclusión como anexo en el contrato del listado detallado de los productos que se van a producir o distribuir, esta información es de carácter exclusivo entre las partes.

-  Cantidad – porcentaje de regalías, por regalías se entiende el valor monetario (calculado en un porcentaje o en un valor fijo) que percibirá la empresa principal por cada unidad del producto que se venda bajo el amparo del contrato por parte del licenciatario por el tiempo y en el territorio asignado.  

1.2 ¿QUÉ TIPOS DE LICENCIA DE MARCAS EXISTE? 

- LICENCIA TOTAL, se produce cuando el licenciante tiene registrado una marca para distinguir varios productos y autoriza al licenciatario a usar la totalidad de los productos con la marca concedida.

- LICENCIA PARCIAL, se produce cuando el licenciatario se encuentra autorizado para usar sólo uno o algunos productos del licenciante. 

1.3 ¿QUÉ CARACTERISTICAS TIENE EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCAS? 

- Bilateral, porque el licenciante y licenciatario adquieren derechos y obligaciones.

-  Conmutativo, toda vez que “las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause éste.

- Oneroso, porque existe contraprestación por parte del licenciatario.

-  Atípico y nominado, no existe una ley especial que regule el contrato de licencia de marca, aunque la denominación existe en algunas legislaciones.

-  Consensual, por la existencia de acuerdo de partes, aunque dicho acuerdo no requiere de formalidad para su validez.

-  Principal, por lo general, existe por sí mismo y persigue fin propio.

-    Mercantil, porque contratan generalmente sujetos vinculados a las actividades mercantiles; también pueden ser de carácter civil.

-   De tracto sucesivo en atención a que los efectos del contrato no se agotan en una prestación única, sino que se desenvuelven en prestaciones duraderas en el tiempo.

-    Intuito personae, en particular tratándose del licenciatario, toda vez que éste no puede sublicenciar el derecho de propiedad intelectual ni ceder los derechos derivados del contrato de licencia, aplicando por analogía las disposiciones contenidas en el Código Civil respecto del arrendamiento. 

1.4 ¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE EL LICENCIANTE?  

-    Transmitir el uso y goce temporal del derecho de propiedad.

-     Entregar el derecho de propiedad intelectual marca.

-     Conservar el derecho de propiedad intelectual.

-     Garantizar el uso y goce del derecho de propiedad intelectual. 

1.5 ¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE EL LICENCIATARIO? 

-         Pagar la contraprestación pactada.

-         Usar el derecho de marca de conformidad con lo pactado en         contrato.

-         Devolver el bien objeto del contrato. 

1.6 ¿QUIÉNES SON PARTES EN EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA? 

LICENCIANTE, es el titular de la marca registrada, puede ser una persona natural o jurídica. 

LICENCIATARIO, es aquella persona autorizada para explotar algunas o todas las patentes y marcas objeto del contrato, a cambio de una regalía.